Изобретение обратной силы
Позволяет ли аннулирование патента не платить за его использование
Верховный суд РФ (ВС) решит, нужно ли платить роялти (лицензионные платежи) за пользование отмененным патентом на изобретение. Завод производил продукцию, используя для этого на платной основе патент, принадлежащий другой компании. Ближе к концу срока лицензионного договора завод платить отказался, а позднее патент и вовсе был аннулирован, причем с даты подачи заявки на его регистрацию. По этой причине арбитражные суды отклонили иск о взыскании долга по роялти, однако ВС заинтересовали доводы правообладателя, заявляющего о необходимости платы за пользование патентом до его отмены.
Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ
Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ
ВС рассмотрит спор о взыскании лицензионных платежей за использование чужого изобретения, патент на которое был аннулирован. В 2015 году ООО «Дипром» подало заявку на регистрацию патента на поглощающий аппарат ПМКП-110, используемый в конструкциях железнодорожных вагонов. В итоге компания закрепила за собой изобретение, а в 2017 году передала права на его использование Брянскому заводу поглощающих аппаратов (БЗПА) по лицензионному договору.
По условиям соглашения БЗПА получил право на изготовление, применение и иное введение в хозяйственный оборот продукции по лицензии. Патентообладатель при этом обязывался передать заводу документацию, оказывать техническую и другую помощь. Взамен БЗПА перечислял «Дипрому» плату за предоставление прав и информации, а также 5% роялти от цены реализованной продукции. В течение месяца, следующего за отчетным периодом, завод должен был предоставить сводные бухгалтерские данные по объему производства и реализации товара и цене его продажи. По этим данным «Дипром» рассчитывал сумму роялти и выставлял счета, которые завод должен был оплатить в течение 15 дней.
Контракт истекал 31 декабря 2020 года. Поначалу БЗПА исправно исполнял свои обязательства. В ноябре 2020 года «Дипром» уведомил завод о предстоящем прекращении договора, после чего БЗПА отказался платить по лицензии за июль—декабрь того же года, указав 0,00 в графе «начисленные роялти». Завод заявил, что обладает «правом преждепользования» — правом безвозмездного использования тождественного решения (изобретения), если он создал его до регистрации патента другим лицом. Более того, в феврале БЗПА подал в Роспатент возражения против патента «Дипрома» на ПМКП-110. По итогам их рассмотрения ведомство в октябре 2022 года аннулировало патент как не соответствующий критериям новизны и изобретательского уровня, причем с даты подачи заявки.
«Дипром» счел свои права нарушенными и потребовал в суде взыскать с БЗПА более 5 млн руб. роялти за последние полгода лицензии. Сумма была рассчитана на основании отчетов завода об объемах выпуска продукции в июле—декабре 2020 года. Но арбитражные суды трех инстанций иск отклонили. В решениях говорится, что «после признания патента недействительным лицензионный договор сохраняет свою силу лишь в исполненной части», а предоставление информации об объемах продукции не говорит о признании обязательства.
«Дипром» с этим не согласился и подал жалобу в ВС. Организация настаивает, что аннулирование патента не исключает обязанность по уплате роялти за период, когда договор исполнялся, а факт исполнения соглашения подтверждали отчеты БЗПА. К тому же в другом деле суды не признали право преждепользования за заводом, подчеркивает «Дипром». Нельзя отвергать свои обязательства по уплате лицензионных платежей, просто проставляя «нуль» в соответствующих графах и предоставляя при этом отчеты с указанием объема произведенной по лицензии продукции, отмечается в жалобе. ВС счел доводы «Дипрома» заслуживающими внимания и передал дело на рассмотрение экономколлегии. Заседание назначено на 25 ноября.
Не слишком новая новизна
Право преждепользования — это эффективный инструмент защиты прав лица, которое до даты приоритета чужого патента добросовестно использовало такое же или похожее решение, объясняет старший юрист i-Legal Полина Гаврюшина. Это право позволяет продолжать использование своего изобретения бесплатно, уточняет она. Институт преждепользования появился из-за того, что одно и то же техническое решение может быть создано разными лицами независимо друг от друга, замечает старший партнер АБ «Залесов, Тимофеев, Гусев и партнеры» Ирина Озолина. Например, одно лицо изобрело определенное решение и использовало его, а через некоторое время кто-то другой создал тождественный объект и решил подать заявку на регистрацию патента, продолжает она. Тогда те, кто использовал похожее решение раньше, могут требовать признания за ними права преждепользования, моделирует госпожа Озолина.
Но если спорное решение использовалось кем-либо открыто до подачи документов на получение патента, то это в целом «порочит новизну» такого произведения, говорит Ирина Озолина. Выдача патента в таком случае — по сути, ошибка ведомства, уточняет советник практики разрешения споров и интеллектуальной собственности ALUMNI Partners Антон Нефедьев: «До даты приоритета (подачи заявки) на патент в мире не должно быть открытых источников информации, которые бы раскрывали данное изобретение». В результате действующий патент аннулируется Роспатентом по возражению любого лица, так как изобретение не соответствует условиям патентоспособности, указывает старший юрист патентно-правовой фирмы ЮС Александр Слепенков.
В 2024 году около 45% возражений против выдачи патента на изобретение было удовлетворено, указывает госпожа Озолина. В целом, по подсчетам основателя консалтинговой группы vvCube Вадима Ткаченко, ежегодно аннулируется около 3–5% патентов от их общего числа. В этой связи часто встает вопрос о выплате роялти за использование патента, который впоследствии был отменен. Господин Ткаченко обращает внимание на п. 6 ст. 1398 Гражданского кодекса РФ, по которому все лицензионные договоры, заключенные в период действия патента, должны исполняться, а обязательства по ним должны быть выполнены. Вместе с тем судебная практика по таким делам не всегда демонстрирует единый подход, отмечает эксперт.
В постановлении пленума ВС от апреля 2019 года говорилось, что лицензионные договоры «сохраняют действие в той мере, в какой они были исполнены к моменту вынесения решения о недействительности патента», замечает Александр Слепенков. Поэтому, по его мнению, при подтверждении факта использования его изобретения в спорном периоде «Дипром» вправе требовать от завода роялти. Полина Гаврюшина, напротив, трактует разъяснения пленума как позволяющие не платить в случае аннулирования патента с даты подачи заявки, если завод не признавал обязательство.